新《商标法》第十九条第四款商标代理机构申请注册其他商标情形的判定

新《商标法》第十九条第四款商标代理机构申请注册其他商标情形的判定

——第7679143号创新工场Innovation-DreamWorks商标异议复审案评析
　　创新工场于2009年9月由李开复创办，是一家旨在培育创新人才和新一代高科技企业的创业平台。截至2016年9月12日，创新工场完成了345亿元人民币的投资。
　　新《商标法》第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”该条款是新《商标法》的新增内容，本文结合第7679143号创新工场Innovation-Dream Works商标异议复审案，对其中提到的商标代理机构申请注册其他商标情形的判定进行分析阐述。 基本案情
　　申请人：创新工场有限公司
　　被申请人：北京君杜知识产权代理有限公司
　　被异议商标：第7679143号创新工场Innovation-Dream Works商标 图

       序号 申请/注册号 国际分类 申请日期 商标名称 申请人名称

       1 7679143 42 2009年09月07日 创新工场 INNOVATION-DREAM WORKS 北京君杜效能知识产权咨询有限公司

　　(一)当事人主张
　　申请人的主要理由是：申请人创新工场有限公司(INNOVATION WORKS LIMITED)，由李开复博士于2009年9月发起设立，是致力于早期阶段投资并提供全方位创业培育的投资机构。经各类媒体广泛宣传报道，创新工场商标已在国内产业界具有较高知名度，与申请人建立一一对应关系。被申请人申请注册被异议商标的行为涉嫌抢注申请人中英文商号和商标。被申请人是一家从事商标代理业务的公司，除本案被异议商标外，还曾抢注天府人家、尚体网购、美团、S7EV3N、掌生谷粒等他人知名商标，恶意明显。综上，申请人请求不予核准被异议商标注册。
　　被申请人的主要理由是：李开复博士个人的荣誉与本案无关，申请人所获得的荣誉均晚于被异议商标申请日期。申请人提交的证据不足以支持其主张，请求核准被异议商标注册。
　　(二)商评委审理与裁定
　　商评委经审理查明：
　　被异议商标由被申请人于2009年9月7日提出注册申请，指定使用在第42类“研究与开发(替他人)；工业品外观设计；室内装饰设计；服装设计；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机软件咨询；计算机病毒的防护服务；提供互联网搜索引擎”上。
　　商评委经审理认为：
　　新《商标法》第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”本案被异议商标指定使用服务为工业品外观设计等，不属于商标代理机构业务范畴，故被申请人申请注册被异议商标的行为违反了新《商标法》第十九条第四款之规定，被异议商标依法应不予核准注册。
　　依据新《商标法》第十九条第四款、第三十五条、第三十六条及2001年《商标法》第三十三条第一款的规定，商评委裁定被异议商标不予核准注册。
重点评析
　　本案的焦点问题之一是被异议商标的申请注册是否构成新《商标法》第十九条第四款规定的商标代理机构申请注册其他商标之情形。
　　对于商标代理机构申请注册其他商标情形的判定，需要满足的条件为：被申请人为商标代理机构且系争商标指定使用服务并非商标代理服务。
　　具体到本案中，被申请人北京君杜知识产权代理有限公司是一家从事商标代理业务的公司，被异议商标指定使用的服务为“研究与开发(替他人)；工业品外观设计；室内装饰设计；服装设计；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机软件咨询；计算机病毒的防护服务；提供互联网搜索引擎”，均非商标代理服务，由此可以判定被申请人申请注册被异议商标的行为已构成新《商标法》第十九条第四款规定的情形。
　　从本案的审理可以看出，对于新《商标法》第十九条第四款的适用，只需满足“被申请人为商标代理机构且系争商标指定使用服务并非商标代理服务”即可，其他如被申请人恶意情况、申请人商标知名度和独创性、商品或服务关联性等可作为辅助考量因素，但并非必备条件。新《商标法实施条例》第八十四条规定：“商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。”若商标代理机构在与自己业务无关的商品或服务上申请大量商标，或者利用自己掌握的商标知识，恶意抢注他人商标，将违背《商标法》第四条有关商标注册应是为了满足生产经营活动需要的立法目的，扰乱商标注册秩序。从维护公平竞争市场秩序角度出发，应制止商标代理机构在代理服务以外的商品或服务上申请注册商标的行为。